02/02/2024
Secondo un rapporto del 2020 dell’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale) le calzature sono uno tra i settori più colpiti dalla violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale (IP).
L’IP gioca un ruolo chiave nel settore delle calzature, poiché solo una strategia di tutela e di valorizzazione dei prodotti può prevenire i rischi di contraffazione.
Proteggere con un marchio il nome, il logo, la forma, il colore e altre caratteristiche distintive, permette al consumatore di indentificare l’origine del prodotto e di distinguerlo da quello della concorrenza e conferisce al titolare un diritto esclusivo, che gli consente di monopolizzare il segno registrato senza limiti di tempo.
Infatti, chi non sa, vedendo un paio di scarpe con la suola rossa, che siano delle Louboutin®?
Il caso Van Haren/Louboutin ha fatto giurisprudenza; in sintesi, dopo anni di contenzioso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza C-163/16 2018) ha stabilito che il colore rosso, pantone n.181663TP, è inscindibile dalla suola della scarpa Louboutin® e che il contorno della suola non fa parte del marchio, ma ha il solo fine di mettere in evidenza la posizione del colore.
Si tratta quindi di un marchio di posizione, valido e registrabile e non un marchio di forma, che dà un valore sostanziale al prodotto, come sostenuto da Van Haren.
Cos’è Il marchio di posizione?
Per marchio di posizione si intende un segno costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.
Si tratta quindi di segni distintivi, originali e non decorativi, che consistono in una parola, in una figura tridimensionale o di un motivo grafico per i quali viene richiesta la registrazione in una specifica posizione su un determinato prodotto.
Tali segni devono essere rappresentati visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuati con esattezza ed essere “idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese” (GU UAMI.N5/96, pag.607).
Last, but not least il marchio di posizione deve essere posto su un prodotto sempre nella medesima posizione, in modo che al consumatore venga consentito riconoscere l’origine commerciale del prodotto, non dalla forma, ma dal solo elemento distintivo posizionato.
Sul marchio di colore
La Corte ha affermato che un colore specifico deve anzitutto costituire un segno e, in presenza di determinate condizioni, può avere capacità distintiva. Per soddisfare tali condizioni, il colore deve quindi essere oggetto di una rappresentazione grafica chiara, precisa, completa, accessibile, costante e oggettiva, non un mero pregio estetico o una funzione descrittiva o generica. Inoltre, non può essere riprodotto su un foglio di carta, ma realizzato per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.
Il colore rosso delle calzature Louboutin®
Nel caso Louboutin®, il colore specifico, quel determinato rosso, ha acquisito, nel corso del tempo, sempre più carattere distintivo, anche a seguito di un uso intensivo effettuato sul mercato e, come già accennato, è un colore straordinariamente peculiare, ma soprattutto posizionato in uno specifico sito, cioè la suola, e non l’intera calzatura.
Il caso delle calzature con suola dorata
Contrariamente a quanto sopra esposto, con decisione del 31 agosto 2023 (domanda 018731419), l’EUIPO ha respinto la registrazione come marchio UE di un segno costituito da una configurazione di prodotto composta di una suola colore oro metallizzato sulle calzature.
Innanzitutto, per l’Ufficio il segno “suole esterne in oro metallizzato vendute come componente integrale di scarpe da uomo e da donna”, non è distinguibile e distintivo in quanto il consumatore non è in grado di riconoscerlo come proveniente da una data impresa.
Abbiamo visto, che sebbene sia previsto, dai vari codici IP, depositare un marchio di colore, seguendo una procedura, complessa e difficile, non sempre sia fattibile. Nella prassi, infatti, un colore, che di per sé possiede giuridicamente scarsa capacità di comunicare informazioni specifiche, non viene solitamente utilizzato come strumento di identificazione di un determinato prodotto senza che vi sia, nella visione d’insieme, un qualsivoglia elemento grafico o testuale.
Ritorniamo al caso sopracitato, il color oro della suola della scarpa non aggiunge niente di distintivo al segno in questione, infatti, il pubblico percepirebbe il segno “dorato” come meramente decorativo, elegante, elogiativo. Nella percezione comune del consumatore, l’utilizzo del colore oro è associato all’alta qualità e all’eccellenza di un determinato prodotto, quindi non sufficientemente distintivo per la tutela come marchio di un determinato prodotto. È opportuno sottolineare come i colori siano di fatto, comunemente, utilizzati nel settore delle calzature.
L’EUIPO conclude che il segno in questione è privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione art.7 paragrafo1, lettera b), RMUE e quindi non può esistere come marchio sul mercato, ossia non riesce a far ricondurre al consumatore quel determinato prodotto a quella determinata impresa.
In linea di principio, depositare marchi di colore, priverebbe la collettività di usufruire di vantaggi commerciali ed economici per la libera concorrenza e lo spirito imprenditoriale, essendo i colori di numero limitato.
Per questo motivo, è molto raro che gli Enti predisposti consentano la registrazione di marchi di colore perché prevale, sempre e comunque, l’interesse generale al mantenimento della disponibilità per il pubblico di usufruire dei colori e non di monopolizzarne e limitarne l’uso.
Come attuare al meglio strategie di tutela per i vostri prodotti
Depositare un marchio di posizione, di forma o di colore è possibile, ma essendo delle fattispecie di marchi molto particolari è assolutamente consigliabile, affinché la tutela sia valida e concessa, fare delle analisi e degli studi approfonditi sulla casistica dei vari Uffici Marchi e delle ricerche giurisprudenziali, al fine di ottenere la massima tutela dei propri diritti di esclusiva.
Qualora siate orientati verso queste soluzioni, vi invitiamo a contattarci per poter meglio assistervi in questo delicato iter.
