La tutela dei marchi per la protezione del brand

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, tutti i segni, quali parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, combinazioni o tonalità cromatiche.

Non possono costituire oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia, segni contenenti simboli, emblemi e stemmi, che rivestano un interesse pubblico nazionale e internazionale, o costituiti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico, ovvero a dare valore sostanziale al prodotto.

Il marchio, attribuisce al suo titolare la facoltà esclusiva di utilizzarlo, nella produzione, promozione e commercializzazione di prodotti o nell’erogazione di servizi della propria impresa, il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, l’uso di un segno identico o simile, per prodotti o servizi identici e affini a quelli per cui esso è stato registrato, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione per il pubblico.

Il marchio registrato è un diritto di esclusiva, potenzialmente perpetuo che si ottiene con la registrazione e si mantiene in vigore, previo pagamento delle tasse decennali di mantenimento, mediante l’uso reale ed effettivo conforme, lecito e non decettivo.

Assistiamo i nostri clienti nella verifica e valutazione preliminare dei requisiti di registrabilità del segno prescelto come marchio, quali novità, capacità distintiva e liceità, attraverso ricerche di anteriorità e pareri preliminari di registrabilità, effettuati su richiesta del cliente.

Concordiamo con il cliente la strategia di ricerca preventiva d’anteriorità, che consente di meglio definire l’ambito di protezione dei diritti di marchio e limitare, a priori, potenziali rischi di violazioni di diritti di esclusiva di terzi.

Sono privi di capacità distintiva:

• i segni descrittivi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive della specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio ovvero altre caratteristiche del prodotto o servizio;
• i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, ad eccezione di quei segni  descrittivi, che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquisito carattere distintivo (i.e. secondary meaning).

Sono privi di novità:

• i segni che alla data del deposito della domanda, siano identici o simili a un segno già depositato o registrato, comunque, generalmente noto come marchio o segno distintivo, quale ditta, denominazione sociale, insegna e nome a dominio, utilizzati nell’attività economica per contraddistinguere prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione o associazione per il pubblico.

• i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
• i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;
• i segni  il cui uso, potrebbe costituire violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
• i segni che contengono o riproducono, negli elementi essenziali, denominazioni d’origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali per i vini,  specialità tradizionali, varietà vegetali, protette dalla legislazione italiana o dell’Unione Europea, ovvero da accordi internazionali di cui l’Unione Europea o l’Italia siano parte.

Nell’ambito della domanda di deposito, di concerto con i nostri clienti, definiamo in modo chiaro e preciso la portata merceologica di tutela tenendo conto dei criteri previsti dalla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi (Classificazione di Nizza) e delle linee guida, adottate dagli uffici marchi dei vari Paesi.

Definiamo la portata geografica di tutela, in linea con il progetto di business del cliente, prendendo in considerazione i paesi di attuale e potenziale produzione, promozione e commercializzazione, dei prodotti e servizi che il marchio dovrà contraddistinguere.

Assistiamo e rappresentiamo i nostri clienti nelle varie fasi della procedura di registrazione dei loro marchi, in Italia e all’estero, quali deposito, prosecuzione della domanda, esame e pubblicazione, fino alla registrazione; replichiamo alle eventuali obiezioni o rilievi d’ufficio; verifichiamo la corrispondenza tra il segno, oggetto di deposito, quello pubblicato e infine quello registrato, nonché la correttezza della rivendicazione dei prodotti e dei servizi, che definiscono l’ambito effettivo di tutela.

Ci occupiamo dell’estensione di protezione, in attuazione dei regolamenti e degli accordi validi in Italia, relativi al marchio dell’Unione Europea, al marchio Internazionale, ai marchi nazionali esteri. 

Gestiamo la procedura di registrazione dei marchi nazionali italiani, dei marchi dell’Unione Europea, dei marchi Internazionali e nazionali esteri, occupandoci anche della difesa nell’ambito di eventuali opposizioni attive, da proporre contro marchi di terzi, nonché opposizioni passive proposte da terzi, ovvero nell’ambito di azioni di nullità e decadenza per mancato uso, attive e passive, proposte dopo la registrazione, sia in Italia, sia all’estero. 

Affianchiamo il cliente nella verifica della conformità d’uso, anche in ipotesi di restyling del segno oggetto di protezione e lo supportiamo nella definizione della strategia di sorveglianza dei diritti di privativa, sui registri, sul web e sul mercato.

• nella gestione delle operazioni di due diligence, valutazioni e valorizzazioni patrimoniali e finanziarie dei beni immateriali – anche attraverso l’accesso a iniziative e bandi incentivanti;
• nella redazione di ogni tipologia di contratto, compresi i contratti di cessione, licenza, distribuzione, agenzia, conferimento e cessione d’azienda;
• nella difesa amministrativa, stragiudiziale e giudiziale, civile e penale dei titoli di privativa.