L’opposizione a un marchio: in che fase dell’iter di registrazione si colloca

Autore: Il Team Redazionale Racheli

La domanda di marchio, una volta presentata all’Ufficio competente, viene esaminata per valutarne l’idoneità alla registrazione. Qualora non sia stata obiettata dall’Ufficio e/o l’eventuale obiezione sia stata superata con successo può procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta/Bollettino Marchi Ufficiale.
Tale pubblicazione serve a mettere a conoscenza i terzi della presenza della domanda ai fini dell’opposizione.

Opposizione a un marchio

Che cos’è l’opposizione a un marchio

L’opposizione è un’azione legale – nella maggioranza dei paesi – di natura amministrativa che un titolare di diritti di esclusiva può avviare di fronte all’Ufficio Marchi competente (UIBM in Italia, EUIPO per il Marchio dell’Unione Europea, Uffici Marchi Esteri del paese di riferimento) qualora riscontri l’esistenza di una domanda di marchio posteriore identica/simile per prodotti servizi identici/affini che ritenga lesiva dei propri diritti.

L’opposzione è dunque uno step della prosecution, ossia dell’iter verso la registrazione che compie una domanda di marchio.

Si tratta di un’azione a difesa del proprio marchio che permette al titolare di intervenire con un procedimento rapido, agevole e meno costoso rispetto ad una causa giudiziale al fine di richiedere il rigetto alla registrazione del marchio (a livello amministrativo e non dinanzi al giudice ordinario).

Tale azione può essere presentata contro domande di terzi (si parlerà tecnicamente di “opposizione attiva”) o essere subita dal proprio marchio (in questo caso si parlerà invece di “opposizione passiva”).

Quando è possibile presentare un’opposizione

L’opposizione non può essere presentata in qualunque momento ma solamente in un lasso di tempo stabilito dalla normativa locale (generalmente si tratta di 3 mesi dalla data di pubblicazione, ma può differire da paese a paese).

Diventa pertanto molto importante essere informati tempestivamente della pubblicazione della domanda a nome di terzi.

Chi può presentare opposizione

L’opposizione non può essere presentata da chiunque indistintamente ma può essere fatta valere solo dai titolari di diritti di esclusiva, e in taluni casi dai licenziatari e/o agenti autorizzati, che vantino dei diritti anteriori (ovvero precedenti) a quelli della domanda opposta, contemplati dalla normativa applicabile.

Le motivazioni che è possibile porre alla base dell’azione possono essere molteplici e variano a seconda delle previsioni normative del paese di riferimento (in alcuni paesi, ad esempio, è possibile basare l’opposizione sulla malafede o su altri diritti non registrati quali denominazione d’origine, indicazione geografica oppure in alcuni paesi l’opposizione è prevista dopo la registrazione e non dopo la pubblicazione ecc.).

Di conseguenza è sempre buona regola affidarsi a dei professionisti che sapranno orientarvi nella procedura alla luce delle normative e prassi vigenti nello stato di riferimento, sia che siate interessati a presentare opposizione contro una domanda di terzi sia che il vostro marchio abbia subito opposizione.

Come si svolge un’opposizione

Ricordando che il procedimento può presentare differenze nel suo svolgimento a seconda del paese in esame, l’opposizione si articola di norma nelle seguenti fasi:

  • deposito dell’atto di opposizione entro i termini di scadenza previsti dalla legge
  • esame della ricevibilità e ammissibilità dell’azione da parte dell’Ufficio competente (in alcuni ordinamenti normativi è prevista anche una fase di conciliazione prima del contenzioso volta a favorire un accordo tra le parti)
  • notifica alle Parti della procedura e scambio di memorie contenenti le proprie osservazioni a supporto/ in difesa
  • analisi delle argomentazioni delle Parti ed emissione di una decisione da parte dell’Ufficio (a seconda dei casi passibile di eventuale ricorso).

Teniamo a precisare che l’opposizione è un’azione finalizzata ad impedire la registrazione del marchio e, qualora vittoriosa, non prevede un risarcimento dei danni, operazione per la quale sono previste altre azioni in via autonoma. In determinate casistiche, è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese sostenute durante il procedimento.

Come comportarsi in caso si desideri presentare opposizione a una domanda di terzi oppure nel caso in cui il proprio marchio abbia subito un’opposizione

Anche in questo caso il suggerimento migliore è quello di affidarsi a dei professionisti in materia che potranno valutare preliminarmente – tramite uno studio analitico e specifico del caso – se esistano i presupposti normativi per agire tramite un’opposizione a una domanda di terzi – e con quali chances di successo – così come valutare e strutturare la migliore difesa qualora il vostro marchio sia invece oggetto di opposizione da parte di soggetti terzi.

Tali rappresentanti sapranno infatti seguirvi passo-passo nella fase di definizione della strategia e in quella più operativa della redazione delle proprie argomentazioni durante il procedimento, oltre a rimanere disponibili per la definizione e la stesura di un accordo nell’eventualità le parti siano favorevoli a percorrere la via negoziale.

Hai trovato interessante questo articolo? Condividilo! condividi