Rilievi o rifiuti: quando l’Ufficio Marchi emette un’obiezione alla registrazione del marchio

Autore: Il Team Redazionale Racheli

Le obiezioni da parte dell’Ufficio Marchi sono una fase che può presentarsi durante l’iter di registrazione (detta prosecution) di una domanda di marchio.

Il deposito di un marchio infatti rappresenta solo la fase inziale della procedura di registrazione di una domanda che, una volta depositata presso l’Ufficio Marchi competente, intraprende il suo iter. Tale procedura si articola in diversi step. Vediamo quali.

Quando l'ufficio marchi emette una obiezione a una domanda di marchio con rilievi o rifiuti

Dopo il deposito, la domanda di registrazione di marchio viene sottoposta ad un esame da parte degli Uffici Marchi di competenza, quali UIBM in Italia, EUIPO per il Marchio dell’Unione Europea, WIPO/OMPI in relazione al Marchio Internazionale ed i singoli Uffici Marchi Esteri di riferimento.

Tale esame riguarda sia l’aspetto formale che sostanziale della domanda, ovvero l’Ufficio verifica che la domanda sia in linea con i requisiti formali (e quindi ricevibile) e con i requisiti sostanziali (e quindi registrabile) previsti dalla normativa marchi di riferimento.

I requisiti formali riguardano essenzialmente le informazioni/la documentazione richiesta per formalizzare il deposito della domanda (quali, ad esempio, dati identificativi della domanda, indicazione delle classi merceologiche con relativa lista dei prodotti/servizi, indicazione del richiedente, rappresentazione del marchio, pagamento dei diritti dovuti ecc.),

  • i requisiti sostanziali riguardano alcuni specifici requisiti previsti dalla normativa in materia di marchi che il marchio deve possedere, in assenza e/o in violazione dei quali non è possibile ottenere la registrazione del segnoI principali requisiti di registrazione di un marchio previsti dalle normative marchi riguardano
    • la novità (assenza di segni identici/simili a quello proposto per prodotti identici e/o affini a quelli contraddistinti),
    • la capacità distintiva (capacità di contraddistinguere i prodotti/servizi come provenienti da una specifica impresa)
    • la liceità del segno (assenza di natura illecita, carattere ingannevole o violazione di diritti altrui).

Cosa succede dopo che l’Ufficio emette un rifiuto

Qualora l’Ufficio, durante l’esame, rilevi delle criticità rispetto a uno o più requisiti (sia formali e sostanziali) emette un’obiezione (tecnicamente si parla di “rilievo” e/o “rifiuto” e/o “azione ufficiale”). Tale obiezione viene comunicata al titolare o ai suoi rappresentanti, assegnando un termine per rispondere e “sanare” l’irregolarità riscontrata dall’Esaminatore.

Qualora il Richiedente presenti una replica che risponda alle richieste degli Esaminatori rispetto alle “mancanze” della domanda, il rifiuto provvisorio sarà superato e la domanda sarà accolta, proseguendo il suo iter verso la pubblicazione.

Qualora invece le argomentazioni in risposta non siano ritenuti soddisfacenti dall’Ufficio e/o, non sia depositata una replica entro i termini stabiliti dall’Ufficio, quest’ultimo potrebbe emettere una seconda obiezione o sancire il rifiuto definitivo della domanda, previsto (quasi) di prassi nel secondo caso.

È obbligo precisare infatti che un rifiuto può riguardare l’intera domanda (ovvero tutte le classi rivendicate) o parte di essa (ovvero solo alcune di esse), pertanto le conseguenze di una mancata o non esaustiva replica possono riguarda l’intero marchio o parte di esso per i soli prodotti/servizi contestati.

Quali sono i motivi per cui viene emesso un rifiuto

Le motivazioni alla base di un rilievo/rifiuto possono essere tante e di diversa natura, per cui non è possibile fare un elenco esaustivo, ma vediamo insieme alcuni esempi delle obiezioni più comuni, al di là dei requisiti formali che una domanda di marchio può ricevere in sede di esame.

  • Alcuni Uffici Marchi sollevano spesso obiezioni relativamente all’elenco dei prodotti/ servizi di riferimento, in quanto la lista viene ad esempio ritenuta troppo generica, vaga, indefinita o ampia. Per questo motivo è molto importante tutta la fase di definizione inziale del marchio (vedi sezione “deposito marchio”).
  • Altra motivazione di rifiuto alla registrazione di frequente sollevata in sede di esame è la presenza di marchi anteriori ostativi che vengono rilevati e citati dagli Uffici Marchi dei paesi in cui viene svolto l’esame di novità (ovvero del requisito della novità). Per prevenire tale circostanza è sempre bene effettuare una ricerca di anteriorità prima di procedere al deposito del marchio di interesse (vedi sezione “ricerche”).
  • Un segno può essere inoltre rifiutato dall’Ufficio perché ritenuto esclusivamente descrittivo o non sufficientemente distintivo o perché risulta ingannevole rispetto all’origine, alla natura dei prodotti e servizi offerti ecc.

Precisiamo che, dal momento che la prassi di valutazione può differire a seconda dei paesi e che tale valutazione dipende in parte anche dalla discrezionalità dell’Esaminatore che ha in gestione la domanda, non è raro che alcuni Uffici emettano un rifiuto per alcune definizioni che in altri Paesi vengono accettate.

È bene sottolineare che, sebbene l’esame della domanda sia una fase standard della procedura di registrazione di un marchio, l’emissione di un rifiuto da parte dell’Ufficio Marchi competente non è automatica e potrebbe anche non verificarsi appunto poiché si tratta di una fase eventuale della procedura.

Quali sono le migliori strategie ed azioni a difesa del marchio da eventuali possibili obiezioni da parte degli Uffici

Le normative dei vari Paesi del mondo e gli Uffici Marchi competenti possono presentare alcune peculiarità e/o differenze in termini di prassi e normative applicabili, tuttavia nella maggior parte dei paesi del mondo l’iter di registrazione e l’esame di una domanda di marchio rispecchia tale procedura.

Per questo motivo è importante sapersi affidare a professionisti esperti in materia come i nostri che, supportati da una rete mondiale locale di colleghi esteri specializzati nelle varie normative di riferimento, sapranno consigliarvi, supportarvi ma soprattutto assistervi nell’analisi e nella definizione della strategia di difesa qualora il vostro marchio sia stato oggetto di obiezione da parte degli Esaminatori.
Affidarsi ad uno studio di consulenza con mandatari abilitati è inoltre importante per evitare di ricevere notifiche ufficiali di cui è difficile comprendere appieno il contenuto e/o per non correre il rischio di perdere i termini di scadenza stabiliti dagli Uffici per replicare e/o ancora per evitare di ricevere ulteriori obiezioni qualora la prima risposta non sia ritenuta sufficientemente adeguata dall’Ufficio.
Qualora il vostro marchio abbia ricevuto un’obiezione, niente paura! Contattateci e sapremo trovare insieme a voi la migliore soluzione al problema, strutturando una replica ad hoc per il vostro caso.

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