L’importanza della consulenza tecnica nelle cause di brevetto

Autore: Il Team Redazionale Racheli

Nelle cause di brevetto la consulenza tecnica è affidata al Consulente Tecnico d’Ufficio; il Consulente Tecnico di Parte cura invece gli interessi della controparte.

La consulenza tecnica nella cause di brevetto e le figure del CTU e del CTP

Nelle cause relative a brevetti per invenzione e modelli di utilità, il giudice, che ha esperienza legale e non tecnica, si avvale normalmente di un “esperto” (Consulente Tecnico d’Ufficio o C.T.U.) per avere un’opinione tecnica sulla materia del contendere o per svolgere indagini che richiedono specifiche competenze e conoscenze.

La consulenza tecnica è regolata dagli artt. 191-201 c.p.c. e dagli artt. 90, 91, 92 delle disp. Att. c.p.c.
Il C.T.U., che assume il ruolo di ausiliario del giudice, viene normalmente scelto tra gli iscritti ad un Albo suddiviso per categorie istituito presso ogni Tribunale. Con l’istituzione dei Tribunali specializzati, il C.T.U. in materia di brevetti e modelli viene scelto, in base alla specializzazione, dall’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Svolgimento della consulenza tecnica

  • All’udienza di conferimento dell’incarico, dopo che il CTU ha prestato il giuramento di rito, viene formulato il quesito al quale egli è chiamato a rispondere entro un termine assegnato.
  • Le operazioni peritali hanno inizio con una riunione (che spesso viene fatta in modo virtuale), alla presenza delle parti e/o dei loro consulenti, nel corso della quale viene stabilito un calendario per lo svolgimento della consulenza tecnica. È uso frequente che il CTU – su disposizione del Tribunale – operi un tentativo di conciliazione tra le Parti.
  • Se tale tentativo fallisce, segue un contraddittorio tra le parti con scambio di memorie tecniche ed eventuali sopralluoghi per prendere visione dei prodotti contestati.
  • Ai sensi dell’art. 195 cpc il CTU deve, preventivamente, inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d’ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria.

L’elemento cardine della consulenza tecnica: il quesito

La formulazione del quesito è un aspetto particolarmente importante e delicato che può influire sui tempi di espletamento della consulenza tecnica e addirittura sull’esito della stessa.
Infatti, il C.T.U. ha margini di manovra che devono rimanere entro i limiti del quesito.
Sebbene questo sia solitamente piuttosto ampio e autorizzi il C.T.U. a eseguire “ogni accertamento ritenuto necessario”, è opportuno che vengano esplicitamente previsti, ad esempio, sopraluoghi per prendere visione del dispositivo/procedimento in contestazione, qualora necessario, ad evitare opposizioni che spesso vengono opposte dalla parte interessata e che si traducono, nella migliore delle ipotesi, in un inutile allungamento della consulenza tecnica. con richiesta al Giudice di integrazione del quesito.

Una causa di contraffazione, soprattutto nel caso di macchinari e/o procedimenti di una certa complessità, è solitamente preceduta da una descrizione giudiziale del macchinario/procedimento in presunta contraffazione del brevetto azionato.
In tal caso il quesito di consulenza sulla contraffazione rimanda alla descrizione giudiziale.
È importante, pertanto, che la descrizione giudiziale sia la più completa possibile, e che evidenzi le caratteristiche ritenute contraffatte. In caso contrario, il C.T.U. non ha i mezzi per poter rispondere compiutamente al quesito e un eventuale sopralluogo per prendere visione dell’oggetto in contestazione potrebbe risultare non risolutivo. Infatti, i sopralluoghi in corso di causa, contrariamente ai provvedimenti di descrizione che sono solitamente “ex-parte”, sono di norma organizzati dalla parte interessata che potrebbe intervenire sulle caratteristiche essenziali della macchina rendendo problematico l’accertamento della eventuale contraffazione.

Il quesito tipico

Il classico quesito in tema di brevetti per invenzione e per modello è normalmente duplice e tende ad accertare:

  • la sussistenza dei requisiti di brevettabilità (estensione della protezione e limitazione del brevetto);
  • la sussistenza della contraffazione.

Vediamo nel dettaglio:

Estensione della protezione

I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (Art. 52.2 c.p.i. – Art. 69 CBE – Art. 5 Convenzione di Strasburgo).
La disposizione del comma precedente deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (Art. 52.3 c.p.i.- Protocollo di Interpretazione dell’Art. 69 CBE).

Limitazione del brevetto

Tralasciando l’analisi della validità di un brevetto, che verrà eventualmente trattata in altra sede, qui ci si limiterà a far presente che non sempre accade, nel corso di una consulenza tecnica, che un brevetto venga considerato totalmente valido o totalmente nullo. Il più delle volte, la “portata” iniziale del brevetto viene ridimensionata alla luce delle anteriorità prodotte in giudizio.
Ciò accade sempre più sovente a seguito della modifica del Codice della Proprietà Industriale, intervenuta nel 2010, il cui Art. 79, comma 3 sancisce che

In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.

La contraffazione

Una volta determinata l’ampiezza della tutela conferita dal brevetto, cioè l’ambito dell’esclusiva, si potrà valutare se essa è o meno violata e quindi se vi è contraffazione “letterale” o per “equivalenti”.

  • Contraffazione letterale
    Si configura una contraffazione letterale quando tutti gli elementi essenziali che contribuiscono a risolvere il problema tecnico dell’invenzione, cioè tutte le caratteristiche delle rivendicazioni, in particolare della/e rivendicazione/i indipendente/i sono riscontrabili nel prodotto contraffatto.
  • Contraffazione per equivalenti
    Si ha una contraffazione per equivalenti quando elementi della soluzione brevettata sono sostituiti da elementi tecnicamente equivalenti, ad esempio secondo il metodo americano, che svolgono sostanzialmente la stessa funzione, nello stesso modo e per ottenere lo stesso risultato (sistema FWR= same function, way, result).

Le conclusioni del CTU

Le conclusioni raggiunte dal C.T.U. non sono mai vincolanti per il giudice.
Nel nostro ordinamento vige, infatti, il principio “judex peritus peritorum“:

se il giudice di merito fa proprie le conclusioni del C.T.U., non è tenuto a darne particolareggiata motivazione, né a confutare le contrarie argomentazioni delle parti, dovendo invece motivare le ragioni per le quali si discosta dalle conclusioni del C.T.U., o non ne condivide le motivazioni.

Il Consulente Tecnico Di Parte (CTP)

Da quanto brevemente esposto appare di fondamentale importanza il ruolo del consulente tecnico di parte sia in caso di attacco in un procedimento di contraffazione, che di difesa da un’accusa di contraffazione.
In caso di attacco si è vista, ad esempio, l’importanza della descrizione giudiziale, alla quale il CTP presenzia per evidenziare al CTU descrittore le caratteristiche da rilevare per cercare di acquisire la prova della contraffazione e da enfatizzare nel successivo dibattimento con la controparte.
In caso di difesa da un’accusa di contraffazione il compito del CTP è quello di attaccare il brevetto azionato sotto ogni profilo, formale e sostanziale, per cercare di annullarlo o di limitarlo ad un ambito dal quale fuoriesca il dispositivo/procedimento contestato.

Lo Studio Racheli dispone di un team di professionisti altamente qualificati con pluriennale esperienza in contenziosi giudiziali in grado di fornire assistenza tecnica in qualsiasi tipo di procedimento giudiziale.

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