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Brevetto unitario: nuove strategie di tutela brevettuale

03/02/2023

Da tempo si parla di brevetto unitario o brevetto europeo con effetto unitario, di Tribunale Unificato dei Brevetti o UPC (Unified Patent Court) che, dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte della Germania avvenuto il 17 febbraio, potrà entrare in vigore il 1° giugno 2023.

Brevetto Unitario: cosa fare? - Racheli

Trattasi di NOVITÀ legislative che influenzeranno radicalmente le strategie di protezione brevettuale, adottate dalle imprese nel mercato europeo, e non solo.

Le imprese dovranno, infatti, diversificare la protezione brevettuale tenendo conto di diversi fattori, quali:

  • le caratteristiche del titolo brevettuale
  • il territorio di estensione della protezione
  • le modalità di sfruttamento economico dell’invenzione
  • l’entità dell’investimento connesso all’ottenimento, al mantenimento in vigore e alla difesa delle privative.

Proprio tenendo conto di tali fattori, nell’immediato si impone per ogni impresa un’analisi approfondita del proprio portafoglio brevettuale, onde poter valutare se escludere i propri brevetti dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti, attraverso l’esercizio dell’opzione di opt out oppure no.

La nuova Autorità Giudiziaria, a far data dall’entrata in vigore del sistema, avrà infatti competenza esclusiva su tutte le principali azioni giudiziali in materia di brevetti europei pendenti e brevetti europei concessi, fra le quali quelle di nullità e contraffazione.

È quindi previsto che i richiedenti e i titolari di un brevetto europeo classico, nonché i titolari di un certificato complementare di protezione, rilasciato per un prodotto, protetto da un brevetto europeo classico (SPC), possano escludere la loro domanda, il loro brevetto o il loro SPC dalla competenza esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Allo stato, la procedura di opt-out potrà essere avviata, salvo rinvii, dal 1° marzo 2023 e potrà essere effettuata:

  • solo con riguardo a tutti gli Stati per i quali il brevetto europeo è stato concesso o che sono stati designati nella domanda, o
  • fintantoché non viene avviata alcuna azione dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti, in relazione a tale domanda, brevetto o SPC.

La procedura di opt-out NON potrà essere avviata, invece, con riguardo ai brevetti europei per i quali verrà chiesto il c.d. effetto unitario.

Come è possibile notare, la tematica è complessa e richiede un adeguato approfondimento, da effettuarsi con consulenti e legali specializzati in IP, aggiornati sul tema.

Per il momento gli Stati membri che hanno ratificato l’accordo sul TUB sono 17: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. Alla fine della procedura di adesione il brevetto unitario a regime consentirà di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all’iniziativa: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda (ad eccezione della Spagna, stato membro non partecipa alla cooperazione rafforzata e Croazia che è in forse).

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